弁理士試験の備忘録【特許法・論文】

どうも、ニシジマです。単純に自学習用にメモしておくだけの場所です。良かったらぜひ。

条文

産業上利用することができる発明（29①柱）

法は発明の保護と利用を図り、産業の発達に寄与することを目的とする（１）。よって、産業上利用することができない発明は法目的達成に寄与せず保護価値なし。

産業＝一般に生産業（医療業含まず）
産業上利用することができない発明の具体例…人間・手術・治療・診断・業として・実際できない

新規性（29①）

出願時の客観的新しさをいう。公開の代償で独占権を付与。すでに公開されている技術を改めて公開しても産発寄与せず。

新規性を有しない発明とは、

公然知られた発明・公然実施された発明・頒布刊行物に記載された発明・電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明

公然＝守秘義務のない者に知られた
知られた＝技術的に理解された
公然実施＝技術的に理解されうる状態での実施
頒布刊行物＝略（刊行物…頒布性・公開性・情報性）
頒布＝不特定多数者見得るような
電気通信回線＝有線・無線・双方向・通信可能な電通手段

刊行物公知による無効の抗弁（104の3）をする問題がP.61にあった。書き方としては、工程a3,b3,c3は工程A,B,Cの具体的態様であるため、発明イは刊行物公知となり29①3の無効理由を有する（123①Ⅱ）。あと、ここの問題で一つ知ったのが、明細書に記載された具体的な発明を削除することによる特許請求の範囲の減縮というのもあるのだなと。特許請求の範囲の減縮って、特許請求の範囲に記載された発明特定事項a＋bをa＋b’にするという減縮だけではないのだなと。

上記打ち消し線部分について、間違えておりました。明細書は原則参酌するだけなので、権利範囲ではありません。したがいまして、弁理士試験のレベルでの話をすると、明細書を一部削除してもそれが特許請求の範囲の減縮とはなりません。P.61の問題を読み間違えてましたが、これちゃんと解答に、「特許請求の範囲を減縮する」って書いてありますわ。

進歩性（29②）

出願時の技術水準に基づき容易に発明できない困難性をいう。

権利乱立→かえって産発寄与阻害

進歩性の判断は、先行技術に基づいて当業者が請求項に係る発明を容易に想到できたことの論理の構築、論理付けができるか否かを検討することにより行う。

客体的判断基準は、

新規性なき発明に基づいて発明が容易であったかで判断する。

新規性喪失の例外(30)

酷であり、また厳格にする具体的妥当性に欠けるため。

具体的妥当性に欠けるというのは、つまり例えば、世の為・人の為にせっかく研究発表してくれた人の首を絞めるのはいかがなものかという話。

30②の「その者」…承継した者も含む

拡大先願(29の2)

準公知・最大限の後願排除効・防衛出願の排除

準公知…新しい技術を何ら公開するものではない

最大限の後願排除効…補正できる最大限

防衛出願の排除…明細書に記載された発明についての防衛出願の排除

29の2における同一性の判断は、

本願の請求項に係る発明のハメトク事項＝引用発明特定事項との間に相違点なし。また、相違点があったとしても課解の具微差(周慣付削転新効奏なし)である場合

侵害（68,101）

侵害＝権原なき第三者が業として特許発明を実施すること及び一定の予備的行為（68,101）

侵害成立要件は、

特許権が有効に存在すること

存続期間満了(67)・相続人不存在(76)・放棄・特許料不納付(112)・取消(独100)・無(125)

業として実施・予備的行為

実施とは，ハメトク事項全部の実施で一部実施は実施でない（権利一体の原則）

正当な権原を有しない第三者の実施であること

次に掲げる場合は侵害にならない。→77、79、69等

受ける権利（33）

発明の実施は、資本・技術の如何によっては著しく異なった結果を生み出す。→他の共有者の持分価値が違ってくるため。

仮専（34の2）

従来、出願段階におけるライセンス制度がなく、特許権成立後にしかライセンス登録できなかった。→特許を受ける権利の移転が行われた場合、新たな特許を受ける権利を有する者に対する対抗手段がなかった等の問題。→ライセンス活動の活発化及びライセンシー保護に対するニーズを受けて仮専制度を設けた。

仮専…特許権の登録があったときは、仮専の設定行為で定めた範囲内において専設定擬制される(34の2②)

仮通の対抗力(34の5)

99条の規定に倣ったものである。

職務発明(35)

利害の調和。つまり、バランス。

外国語書面出願（36の2）

外国人が我が国で出願をする場合は、パリ優先権を主張して出願することが多かった。パリ優先期間満了日直前の場合、翻訳文の作成に十分な時間を取れずに適切な保護を図れなかった。

国内優先権の明細書等について、原文を基礎に優先権主張できる（４１②かっこ、③かっこ）。

先願(39)

DP防止。DPを防ぐ方法は、先発明主義と先願主義がある。先発明主義の方が一見理にかなってるように見えるが、発明の秘蔵化・権利不安定化を招きうる。

発明の秘蔵化…先願主義じゃないのならば、早く出願する意味合いがないから。
権利の不安定化…後出しじゃんけんで、俺の方が先思いついたって言ったもん勝ちになるから。

29の2と39の相違点は説明できるようになろう(知識定着編P.17参照)。

趣旨の違い・排除効の範囲(時期・めせずの範囲)・公開の必要性・先願の地位の確定の必要性・同一人適用かの5点で書かれていますね。

例えば、先願主義の趣旨はDP防止なんですよね。だから、39条は同一人適用なんですよ。でも、29の2は後願で同じことを二度公知したとしても産業の発達に寄与しないでしょ？だから、独占権を付与せずに後願は排除しますってことで。だから、同一人とかじゃないんよな。
ニシジマのつぶやき

39条の同一性の判断は、

(a)かかいのぐびさ(b)後願を上位概念で書いてるだけ(c)単なるカテゴリー表現の差異に過ぎない

共同の場合、優先権主張を単独でできない理由（41）

取下擬制（42）の不利益行為を伴うから

分割(44)

分割出願の要件は『主・客・時』で書き分けると、

主：元の出願人と同一の出願人が行うこと

客：①原出願の全部を分割しないこと②当初（かつ直前）の明細書等の範囲内であること

時：最初の拒査謄本送達から３月以内に…

分割出願したまま放置したらあかんで！その後、審査請求の話せいよ！分割出願について原則、出願から3年以内に審査請求する(48の3①)みなし取下(48の3④)されてしまうから。

拒絶理由(49)

拒絶理由通知に対する措置って聞かれたら、①検討をする。②意補分変ゆ放取下を書く。

全然関係ないけど、論文書くときに主と時をどういう風にうまくサラッと書くかというと、「出願Xの出願人である甲は、拒絶理由通知の指定期間内に…」みたいに書くと良い。あと、この論文の解説を見て思ったけど、拒絶査定不服審判を請求すればよい。補正の機会を確保するためである。みたいに理由を添える技もあるっぽい。

特許権の移転の特例(74)

従来は、真の権利者が移転請求したとしても、自らが出願していないため請求が認められない可能性が高かった。十分な救済を図るため、および国際的調和の観点から導入した。

要件…①登録の際現に権利を有する　②移転登録前の善意実施又は準備

先使用権(79)

訴訟における主張は、否認or抗弁。抗弁でメジャー級に出てくるのがこれ。あと、104-3がセットで出やすいので、先使用権で書いて満足してはいけない。

『自らその発明をし、』又は『特許出願に係る発明の内容を知らないでその発明をした者から知得して』

Aさんが発明Xの発明者。BさんがXを自ら発明し、BはCに発明Xを教えた。この場合、Cは先使用権を得られうるということ。

先使用権の「善意」というのは ①知らないで発明をした ②知らないで発明をした者から知得した ③冒認された真の権利者による抗弁権なので、「知らない」というのは善意の一態様に過ぎないのやな。つまりは、知得ルートが正当であれば良く、知得ルートが”異なる”というのはよくある誤答。知得ルートが異ならなくてもパターン③があるからね。

訂正審判（126）

趣旨は、『一部記載全部無効、記載明瞭争い防ぐ』

主：特許権者のみ請求できる。共有のときは全員で。合一確定の要請を満たすべく。

訂正の範囲：原則直前。誤記は当初（誤訳は原文）。

訂正の目的：１但：減訂釈引　５：新×　６：実質的　７：減訂は独特

以下の話は訂正請求（134の2）の話なんやけど、

134の2⑨における126⑦読替準用：無効審判請求されたクレームの訂正の場合、減縮・誤記誤訳の訂正であっても独立特許要件は課さない。

それから訂正の再抗弁の4要件は覚えておけ。そこから付随するシートカッター事件も重要！①125or134の2②訂正要件満たす③無効理由解消④未だ技範に属す

審判請求書（131）

審判請求書を特許庁長官に提出するby利害関係人（131①）

↑これの書き方で主体的要件をうまく書いてる方法があったのやけど、それが「利害関係人である乙は」みたいな書き方な。これだけで主体的要件を書けてるから、「○○である甲は」みたいな書き方覚えろ。

訂正審判の場合は、訂正しためせずを添付して審判請求書を特許庁長官に提出（131④）

判例

カリクレイン事件

方法の発明と物を生産する方法の発明は明文上判然と区別され、与えられる特許権の効力も異なっているから同視できない。

∴　単純方法の発明に係る特許権の効力は、結果物に及ばない。

侵害の予防に必要な行為とは、差止請求権の行使を実行あらしめるものであって、かつ、それが差止請求権の実現のために必要な範囲内のものであることを要する。

BBS事件①

特許権者が譲渡した物を，譲渡した場合侵害になるか？

結論：形式的に侵害だが、消尽論により非侵害。

∵　非侵害にしておかないと、毎回特許権者にお伺いするのは円滑流通妨げだし、特許権者が譲渡したタイミングで既に利得を得ているのだから、二重利得となってしまうから。

備考：実施権者＝許諾通を指し，法定通（先使用権者など）は指さない。（甲→乙→丙の甲が）先使用権者の場合は、消尽論による非侵害でなく、先使用権の援用である。

BBS事件②

外国から日本に輸入された物に対して特許権は消尽しているか？

結論：消尽していない。が、国際流通が盛んな現在の情勢に鑑みるに、日本に入ってくるのは必然。なので、「日本に輸入しないでね。」という合意等を取っていないのならば、権利行使不可。

インクタンク事件（＝国内消尽論）

消尽論により，特許権の行使ができなくなるのは”特許製品そのもの”だから、同一性の欠く製品の新たな製造が認められた場合は行使できる。

判断基準：（製品の）属性、内容、加工、交換の態様、取引の実情等を総合評価

人工乳首事件

ボールスプライン軸受事件

特許出願の際に、あらゆる侵害の態様を予想して明細書等を記載するのは困難である。一部を置き換えることで権利行使を免れるとすれば→発明意欲減殺により１条に反する。

①【原告立証】　特許請求の範囲と対象製品の異なる部分が本質的でない

②【原告立証】　置き換えても同一の効果を奏する

③【原告立証】　置き換えることに当業者が、対象製品製造時に容易に想到することができた

④【被告立証】対象製品が、当業者が、出願時に容易に推考できたものではない

⑤【被告立証】意識的除外されたものにあたるなどの特段の事情がない

美肌ローラ事件

無効審判請求をして維持審決が確定したのち、侵害訴訟において無効審判と同じ理由の104-3の抗弁ができるか。

結論、できない。

∵審決確定すると、一事不再理効(167)が発生する。一事不再理効の趣旨は紛争の蒸し返し防止であり、同訴訟手続においても紛争の蒸し返し防止の観点からできないと解するのが相当である。

ウォーキングビーム事件

79条通は、実施又は準備をしている発明の範囲内において通常実施権を有するわけだが、実施又は準備をしている発明の範囲内とは？

実施又は準備をしている発明の範囲内とは、現に実施又は準備をしていた実施形式に限定されるものではなく、同一性の失わない範囲内の実施形式にも及ぶ。

シートカッター事件

これ、バリむずくない？事例としては、

特許権者甲と被疑侵害者乙と123請求人である第三者が出てくる。

乙に29②違反で無効の抗弁をされた甲は反論する主張として、訂正をした後に訂正の再抗弁を行いたい。

訂正の再抗弁の要件は①126or134-2をする②訂正要件を満たす③無効理由の解消④訂正後の技術的範囲(70)になお属する

の４要件が必須。しかし、今の状況に鑑みると、178提起をされて審取係属中であるため、訂正審判を請求することはできない。したがって、訂正ができずに①の要件を満たせずに困っている甲という状況。

裁判所が出した結論は、

時期的要件により①が満たせなくとも、もし仮に訂正審判を請求し、②～④の要件を満たすことをきちんと主張できるとしたならば、現実に訂正審判を請求して訂正しなくとも訂正の再抗弁は可能であると判示した。

つまり、実際には時期的な問題で訂正審判は請求できないし、訂正も不可能だけど、それは一旦差し置いて、訂正できると仮定してちゃんと（訂正の再）抗弁ができるのであれば①を満たす必要はないということ。よって、甲はこの事件において、後からこの結論を聞かされた（＝後の祭り）ので負けてしまった（＝再審事由はないとされてしまった）という事件。

問題文に『現時点で決着がついておらず…』みたいな書き方で178提起の話をしていると、訂正可能な時期を逸してることを間接的に意味しているので、「ああシートカッターね。」って思わないとダメ。